经国家知识产权局批准，365比分直播代表团于2012年9月9日至9月26日赴美国约翰﹒马歇尔法学院（John Marshall Law School）参加了“美国专利法及实务”培训班。代表团团长由365比分直播理事、上海光华专利事务所合伙人余明伟担任，副团长是隆天国际知识产权代理有限公司资深专利代理人姜燕及北京市柳沈律师事务所资深专利代理人吴俊，代表团成员分别来自中国国际贸易促进委员会专利商标事务所、中国专利代理（香港）有限公司、北京市柳沈律师事务所、上海专利商标事务所有限公司、隆天国际知识产权代理有限公司、北京中咨律师事务所、北京永新专利商标代理有限公司、北京信慧永光知识产权代理有限责任公司、北京铭硕知识产权代理有限公司、北京北翔知识产权代理有限公司、广州三环专利代理有限公司，共计22名。

一、约翰﹒马歇尔法学院学习（9月10日到19日）

代表团成员于9月10日开始学习约翰·马歇尔法学院的“美国专利法及实务”培训课程。本期培训课程的主讲老师均为法学院的教授和芝加哥律师事务所的资深律师。他们采用经典案例式教育，从美国法律框架、联邦法院系统以及美国专利法概况开始，比较全面地讲解了美国的专利法律与实务案例。

学习过程中，我们了解到，为了达到最好的培训效果，约翰·马歇尔法学院中国知识产权资源中心的相关负责人和袁丹吉教授为此次培训做了精心准备，尤其是在选择授课教师和授课内容方面，充分考虑到了国内专利代理人的工作需求，并结合国内专利代理实务向外申请的实际工作，安排了旁听当地法院庭审知识产权案件的活动、与当地事务所和知识产权主管机构的参访和交流活动等。

学习的主要内容：

    1、美国法律框架与专利制度、联邦法院系统以及美国专利商标局、美国专利法概况：来自Vangelis Economou知识产权事务所 的Van Economou教授介绍了联邦法律系统、美国专利法系统以及如何从美国专利局获得专利的概览。据介绍,基于宪法的规定，州与州之间的事务属于联邦政府的管辖范围，而绝大多数知识产权事务属于州与州之间的事务，因此知识产权事务通常属于联邦系统（例如美国专利商标局、美国联邦巡回上诉法院）的管辖范围。各项法律形成了美国法典（U.S.C）,专利法就写在U.S.C第35章。美国的《专利审查程序手册》，MPEP，相当于我国的《审查指南》。在美国，与我国专利复审委相对应的是The USPTO Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB（这是在美国专利法根据2011年正式签署的美国发明法案而修改后的新名称，以前叫the Board of Patent Appeals and interferences, BPAI）。回想在美国商务部大楼石墙上镌刻着林肯的名言“THE PATENT SYSTEM ADDED THE FUEL OF INTEREST TO THE FIRE OF GENIUS”,这一名言既解释了专利制度的本质，也促进了美国专利制度的发展。

2、功能性限定（Means-plus-function）的基本规则与技术案例

来自Neal,Gerber & Eisenberg LLP的律师James P Muraff讲授了功能性限定权利要求的基本规则与技术案例（Means plus function-general principles and technology cases）。Muraff先生讲述了美国法律关于功能性限定权利要求的基本规定以及功能性限定权利要求的撰写方式，从实审、侵权和诉讼等方面讲述了功能性限定权利要求的构成和含义。由于美国是判例法国家，因此，在讲述了美国法律关于功能性限定权利要求的最基本规定和含义后，Muraff先生以展示案例的方式阐述了功能性限定权利要求的构成和含义。我们了解到，美国法律关于功能性限定权利要求的最基本规定来源于35 U.S.C §112, ¶6,根据该条款的规定，功能性限定的装置或方法权利要求应解释为在说明书中描述的结构、材料或操作以及与之等同的技术特征。在美国，这一最基本规定既适用于诉讼，也适用于实审。与之相比，在中国大陆地区，由最高法院所做的司法解释与美国法律的这一基本规定是相同的，但是在实审阶段中，并没有采用这样的对功能性限定权利要求范围的具体限定。

在授课过程中，学员们的积极提问加深了对课堂内容的融会贯通。针对学员们的每一个问题，Muraff先生都给出了令人满意的答复。 其讲授的功能性限定权利要求的基本规则与技术案例不仅提高了专利代理人处理美国专利申请的能力，而且提高了专利代理人对于这方面实务操作和相关国内规定的对比和认识。

3、显而易见性及相关诉讼案例

显而易见性及相关诉讼问题是由Loeb & Loeb LLP的合伙人Jordan A Sigale先生和资深律师LanaH. Carnel女士共同讲授的。两位律师在课堂上交叉讲解，翔实生动，引起大家加入讨论的兴趣，互动效果良好。两位老师很好地阐述了显而易见性的含义、判定方法，并根据案例讲述了显而易见性的争辩和判定的具体应用和由此案例所产生的规定。其中，两位老师就显而易见性问题还讲述了在USPTO内的BPAI提出复审以及该复审后的选择，非常有用的是，两位老师对复审的程序和收费问题列了一个很简要的总结表格，该表格数据完整，对比清晰，对从事国内专利代理工作具有很好的指导意义。同样，显而易见性及相关诉讼问题的具体规定也是通过判例展现出来的。关于显而易见性，我们总的感觉是：在实审期间，由于美国对于如何判断显而易见性有着更为明确的规定，因而美国审查员要证明不具有显而易见性要比中国大陆地区审查员难，反过来说，一定程度上说美国专利申请得到显而易见性的确认或者更广泛地说获得专利可能比中国容易。

4、美国专利侵权的认定

    USG公司的首席知识产权顾问Philip T. Petti先生讲授了“Patent Infringement in U.S”。Petti先生结合简单易懂的示例和典型案例，具体讲解了专利侵权的类型（包括直接侵权和间接侵权）、如何认定侵权（需要提供内部(intrinsic)证据和外部(extrinsic)证据）、权利要求的解释的定义、等同原则以及禁止反悔(estoppel)原则的定义等。Petti先生对美国专利侵权认定的介绍使代表团成员进一步认识到专利文件和审查历史的重要性、等同原则的适用等，代表团成员积极提问并讨论了国内向美国申请专利事务、专利文件的撰写以及答复审查意见等，从多个方面阐述了自己的心得以及在未来工作中需要注意的问题。　

5、可授予专利权的主题

     可授予专利权的主题也是由来自Neal,Gerber & Eisenberg LLP的律师James P Muraff讲授的，Muraff先生还讲过功能性限定权利要求的基本规则与技术案例。由Muraff先生的讲述可知，美国法律关于可授予专利权的主题的最基本规定是来源于35 U.S.C §101,该条款的规定：任何人发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、组合物、或关于上述客体的任何新颖而实用的改进，都可以获得专利权，……。Muraff先生从美国最高法院、联邦巡回上诉法院（CAFC）以及美国专商局专利复审和异议委员会（BPAI）这三个方面用判例说明了如何具体应用35 U.S.C §101。他还详实而细致地引用了大量案例，使大家更易于理解可授予专利权这一授课主题。

    总体来说，美国对于可授予专利权的主题的范围要广于中国，而且，美国通过判例来反映对于可授予专利权的主题的范围在不同时期下的考虑，并且通过判例来界定可授予专利权的不同主题的范围；如果要详细研究美国可授予专利权的主题的范围，必须研究各个典型案例。

6、美国专利撰写和审查实践，以及授权后程序

    约翰·马歇尔法学院中国知识产权资源中心的执行主任袁丹吉教授讲授了美国专利文件撰写和审查实践的相关内容。袁丹吉教授首先从撰写美国专利申请文件时应注意的问题、如何答复审查意见和分案通知、如何避免不必要的拒绝和驳回、以及如何避免不必要的费用等几个方面，结合示例进行了详细讲解，还简要介绍了美国新专利法案的生效时间。此外，袁丹吉教授还就美国专利实践中的继续申请、分案申请、部分继续申请、继续审查申请和再颁专利制度等学员关心的问题进行了详细阐述，包括各种继续申请的要求、涉及new matter的注意事项以及美国专利申请中再颁和复审程序的区别。我们了解到，在美国，申请人有可能通过各种延续申请的方式来基于一件原始申请在不同时期提出多件继续申请，这些申请有时会构成一个非常庞大的专利族（patent family）。

此外，美国新旧专利法对比也是袁教授的重点授课内容之一。他针对新颖性问题对比了新旧专利法中涉及新颖性的相关条款。据了解，美国专利法修改之前一直沿用的是先发明制，相应地在涉及新颖性的102条款中就体现出很多独有的特色，这些特色理解起来并不容易。但是袁教授通过结合实际案例，以图文并茂的解析，使大家较好地掌握了抽象的学习内容。在详细介绍了专利法修改之前的新颖性条款之后，袁教授又特别针对已生效的新专利法中涉及新颖性的条款（即修改为“发明人先申请制”）作了相应介绍。

课堂学习内容与代表团成员的专利代理工作紧密相关，而且袁丹吉教授用中文讲解，有助于大家更好地掌握授课内容，效果很好。课堂上，团员们踊跃发言，积极提问，教师耐心讲解，细致回答，课堂气氛十分热烈。

7、化学与生物技术相关的专利诉讼案

Griffith教授重点介绍了Festo Corp. v.Shoketsu案、Wyeth v. Kappos案以及Mayo v.Prometheus Labs案。其中Mayo案的终审结果于2013年公布，法院明确从自然界分离的独立的DNA片段是不可授权的专利客体，这对于生物技术、生物医药公司的影响很大，因为迄今美国USPTO已经授权了成百上千件该种权利要求的专利。此裁决也将对国内的生物医药企业产生一定的影响。

二、访问联邦地区法院、当地事务所、美国专利商标局、美国国际贸易委员会（ITC）等

1、旁听联邦地区法院：在芝加哥学习期间，代表团访问了位于伊利诺伊州的联邦地区法院，恰逢庭审Innovatio诉CISCO关于WIFI技术侵权的案件，Arthur教授带领团员去参加了旁听。对于从未接近过美国法庭的学员而言，参加庭审现场的感受比较震撼。在法庭现场，原告律师出席人员多达十几人，这些律师应该是具有明确分工，有的负责出庭陈诉，有的负责提供证据与材料，有的负责播放演示，有的负责现场组织与协调，如此等等。他们带来的卷宗资料多达十几箱。因为此案涉及众多被告，被告方律师代表也有一二十人之多。因此法庭上众多律师代表的“庞大”队伍，颇为引人注目。但法庭上秩序井然，法官、法官助手、律师各自司职责，各项工作有条不紊地进行着。由于该案原告没有申请陪审团，故本案事实认定由法官做出。整个庭审过程中，法官细致聆听双方陈词，双方律师代表、专家证人相继出场，轮番上演专利权利攻防战。 Innovatio诉CISCO一案的庭审过程持续了约一周。在课余时间，不少团员多次旁听了审理，进一步了解了美国法院审理现场的过程，大家也普遍感觉受益匪浅。

2、访问律师事务所：代表团还访问了两家在芝加哥知识产权界较为知名的律师事务所：Steptoe & Johnson L.L.P以及Leydig,Voit& Mayer。每家事务所均精心准备了主题发言，Steptoe & Johnson L.L.P的管理合伙人Addy先生就大家关注的美国专利法、专利诉讼尤其是联邦法院系统的诉讼进行了进一步的分析、介绍；Leydig,Voit& Mayer事务所的合伙人则给大家介绍了作为知名知识产权事务所,其各个部门的职能分工与运作情况，其管理经验对于国内事务所的管理具有一定的借鉴意义。团员们既能够在参访过程中适时提问，也能在主题讲解后与美国律师充分交流进行各类业务问题，充分体现了国内专利代理人的良好专业素质。

ACPAA会员、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所的黄必青老师准备了介绍ACPAA的PPT，与其他代表团成员一起还就协会会员管理、职业保险制度以及中美专利代理行业组织的相关情况与美国同行进行了深入交流。

3、访问美国专利商标局（USPTO）：结束芝加哥的学习培训之后，代表团赴华盛顿,首先访问了美国专利商标局（USPTO）。有幸的是，接待我们的是USPTO外事部门的工作人员李倩老师（Ms. Janice Li,也是北京人），她在美国专利商标局供职多年，从她的介绍USPTO的PPT中,我们了解到,中国进入美国的案件近年来增加较快，美国专利商标局对此非常重视，并采取了一系列相应的对策,其中包括进一步加强与中国的联系与合作。

   通过李倩老师的介绍，我们进一步了解了美国专利商标局的现状和审查员工作的基本情况。

4、访问美国国际贸易委员会（ITC）：代表团在华盛顿期间还访问了美国国际贸易委员会（ITC）。据了解，美国国际贸易委员会是一个独立的、非党派性质的、准司法联邦机构。其职责范围包括：判定美国国内行业是否因外国产品的倾销或补贴而受到损害；判定进口对美国国内行业部门的影响；对某些不公平贸易措施，如对专利、商标或版权的侵权行为，采取应对措施；对贸易和关税问题进行研究；就贸易与关税问题向总统、国会和其它政府机构提供技术性信息和建议。

  虽然多数专利权人会通过联邦法院系统行使其权利，但是随着国际贸易市场的不断发展壮大，国际贸易委员会的侵权救济途径也变得日益重要。专利权人可以根据“337条款”向国际贸易委员会申请调查不公平进口。由于向国际贸易委员会申请调查具有诸多优点，如解决速度快（通常仅需一年）、行政法法官对于专利纠纷较为熟悉、国际贸易委员会调查无碍专利权人同时向地方法院提出诉讼等，近年来此种救济方式越来越多地受到了专利权人的青睐。“337条款”同时也受到了我国知识产权界的广泛关注。

通过交流，学员们了解到国内热议的337调查的审理人员构成、审理程序以及判决结果的产生等等。据介绍，虽然337调查类似于在地方法院提出的诉讼，其在涉及当事人、举证要件及补偿方式等方面存在较大差异。而且，在审理过程中，ITC将指派1名经验丰富的行政法法官进行审理，其在进行了广泛的调查程序之后将举行听证，而其中并没有陪审团参与。该名法官将考虑证据和双方辩论并做出初步决定，包括事实发现和法律结论。国际贸易委员会可以对上述程序进行检查，并且可能肯定、修改、甚至推翻该初步决定。而如果国际贸易委员会不检查该名行政法法官的决定，则该决定将成为国际贸易委员会的最终决定。

此外，学员们还与美国国际贸易委员会的两位领导进行了深入的交流，当得知负责接待的华裔主任就是一名律师并且参与过337调查的具体工作后，大家对于委员会的律师在调查中处于何种角色表示十分好奇。据该主任介绍说，在每次337调查过程中，都会有一名国际贸易委员会的专职律师参与，其代表的是公众利益并以第三人的身份介入调查，以客观中立的身份。

通过此次访问与交流，学员们对于美国知识产权保护的另一途径——“337条款”有了一定的认识，大致了解了美国国际贸易委员会在知识产权进口调查中所从事的工作，以及“337条款”的实施情况。

5、其他参访活动：在华盛顿期间,代表团还旁听USPTO的一个专利驳回复审案件，该案件由PTAB负责，而PTAB就设在USPTO的办公大楼内。此次活动使大家对美国专利商标局的复审案件审理的程序和过程有了进一步了解。

     代表团还集体参观了美国专利商标局的展示大厅、礼品陈列室。其中展示大厅中播放的有关专利制度、知识产权热点问题与现状的影像资料内容丰富，生动有趣，给人印象深刻。

三、收获

     1、虽然此次学习活动为期两周多，代表团成员普遍感觉收获颇丰。有代表团成员认为，虽然日常工作中代理过美国专利申请案件，但大多涉及申请和审查程序，很少涉及到授权后程序和诉讼程序；又由于美国案例法实践与国内法律体系存在差异，所以大家对于美国专利法律制度的具体相关规定及其背景信息尚需进一步了解，在此次培训过程中，各位教授和律师的授课内容大大开阔了代表团成员的专业视野，同时还充分员认识到授权后程序和诉讼程序的复杂性以及申请文件准备和审查程序对于这些后续程序的重要性，通过案例分析也便于学员更深入地理解学习内容。

    此外，由于美国法律的一个基本特点是判例法，因此，老师们结合案例进行讲解也有助于团员们学习掌握。不少同学在上课期间积极提问、交流，不仅自身得到了提高，也给其他同学以启发，大家都感觉受益匪浅。并且，这些课程内容与代表团成员的日常工作紧密相关，的确有助于我们的工作实践。另外，美国专利实践的另外一个特点是专利诉讼较多，代表团成员通过旁听法院庭审也有切身体会。

2、开始了解并逐步认识到约翰·马歇尔法学院对于促进中国专利界尤其是专利代理人认识美国专利法律体系起到了非常好的作用，堪称中美知识产权界相互交流的纽带与桥梁。尤其是“中国知识产权资源中心”不仅有我们这次的短期班，也有L.L.M学位的长期班。我们遇到了数位学长正在L.L.M学位学习，他们表示珍惜这样的学习机会。在学习之余，Arthur教授介绍了不少关于美国的法律、文化、社会的信息，团员们自己感兴趣的问题他也是有问必答。他很谦逊。我们大家不只是学习知识，了解美国的社会文化与传统也是我们需要长的见识。

3、本次活动由协会组织的第四次赴美培训代表团，得到国内多家代理机构的响应和大力支持。为了提高学员在美国的学习质量和效率，减少由于语言差异所带来的障碍，在本次赴美活动之前，协会还在国内安排了为期两天半的培训课程（中文），邀请了曾经在美国工作、学习过且对美国法律制度、专利法体系有着深入理解的中国老师授课，受到团员们的好评。

四、建议

1、本次学习过程中未安排美国专利商标局的检索培训课程，故建议在代表团访问美国专利商标局期间能安排安排2小时的检索课程，可以采取教授讲授与自己体验相结合的形式，以充实访问的内容和体验。

2、如有可能，与讲课内容相关的案例资料在上课前预先发给学员们，便于学员们更好地理解和吸收授课内容。